Marcas Famosas y Reconocidas

Por el Lic. Gerardo Sánchez Vallejo.

Los días 7 al 9 de Marzo del presente año, se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Conferencia INTA/ASIPI 2004

Uno de los temas que se trataron en dicha conferencia fue el relativo a las marcas famosas y reconocidas.

El moderador de la mesa de conferencistas fue Luis H. De Larramendi, del despacho Elzaburu (España) y los ponentes:

Antonio Carlos Siquiera da Silva, de Natura Cosméticos S.A. (Brasil).

Jacqueline A. Leimer, de Kraft Foods (Estados Unidos).

Ernesto O’Farrell, del despacho Marval, O’Farrel & Mairal (Argentina)

David Tenenbaum, de InteCap Inc. (Estados Unidos).

Lamentablemente, el tiempo que originalmente se había previsto para que los ponentes abordaran tan importante tema quedó corto dejándose en el tintero aspectos relevantes.

Cabe señalar, por ejemplo, que marcas como OREO ® y TOBLERONE ® propiedad de KRAFT FOODS reportan cada una, utilidades anuales por la cantidad de $100’000,000.00 U.S. Cy., de ahí la importancia de hacer, a través de campañas de marketing y/o branding, que una marca sea famosa y reconocida, a fin de obtener grandes utilidades y la protección legal que tal consideración marcaria implica.

La labor de las personas encargadas de hacer que una marca se convierta en famosa y reconocida no es fácil, de hecho Jaqueline A. Leimer, en su ponencia hizo un recuento de la evolución de la marca OREO ® la cual inició en el año de 1912.

Asimismo, David Tenenbaum, señaló que las empresas que son propietarias de marcas famosas y reconocidas pueden obtener financiamientos otorgando como garantía de cumplimiento de pago sus marcas, igualmente los licenciatarios de este tipo de marcas pueden ser considerados como personas sujetos de crédito ya que está garantizado su éxito comercial y por ende su solvencia económica, por lo que la presentación del contrato de licencia de uso de marca ante Instituciones Financieras aplicaría como una especie de garantía.

En México, el Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) que versa sobre conceptos y elementos no registrables como marcas, en su Fracción XV trata y da la definición oficial de las marcas NOTORIAS debiendo considerarse como tales las marcas famosas y reconocidas:

“Artículo 90.- No serán registrables como marca: ... XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida”...

Como puede apreciarse las circunstancias que hacen una marca sea considerada notoriamente conocida son de hecho y no de derecho.

Es decir, el IMPI no otorga registros de marcas notorias, la notoriedad es una circunstancia que se gana con el tiempo y puede variar también con el paso del tiempo dado que si una marca fue considerada notoria por el IMPI tiempo atrás, quizá dentro de 5 o 10 años no lo sea debido a que no se publicite en la misma cantidad de medios de comunicación masiva, su comercialización se haya visto reducida o inclusive la marca haya sido descontinuada o porque la denominación de la marca considerada notoria se haya convertido en la denominación genérica del producto.

Es importante señalar que en cada país debe de estudiarse caso por caso la consideración de una marca notoria, toda vez que puede ser por ejemplo que la marca de Cerveza QUILMES ® en Argentina sea Notoria pero en México no lo sería, igualmente la marca SUSHI ITTO ® de restaurantes de comida japonesa no podría ser considerada Notoria en Argentina pero sí en México.

Caso distinto serían marcas trasnacionales como: CHRISTIAN DIOR ®, GUCCI ®, DISNEY ®, NIKE ®, BMW ®, HONDA ®, FORD ®, Mc DONALD’S ®, etc., las cuales aunque su registro sea específico para identificar determinados productos y/o servicios tendrían la protección de marcas notorias en México, es decir, no se permitiría a terceros registrar marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a las citadas anteriormente no obstante que hayan sido solicitadas para identificar productos y/o servicios diferentes a los que las marcas notorias se aplican.

Lo anterior tipifica una excepción a los principios de especialidad y de territorialidad de los registros marcarios, lo cual obedece al espíritu de la Ley que protege de actos de competencia desleal, ya que nadie ajeno a la titularidad de la marca reconocida como notoria en México puede beneficiarse del prestigio de ésta.

El problema práctico tanto en la defensa de marcas notorias como en la cita de supuestas marcas notorias, así consideradas por el IMPI, es la subjetividad de criterios.

En los criterios de examen para el registro de marcas, que el IMPI publicó por algún tiempo en su página web establecía en relación a la Fracción XV del Artículo 90 de la LPI: “La determinación de notoriedad de una marca compete al IMPI, por lo que debemos necesariamente recurrir tanto a las resoluciones contenciosas emitidas por esta autoridad como a las distintas decisiones de la Corte al Respecto...”

Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a Marcas notorias son las siguientes:

Octava Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: XV-II, Febrero de 1995
Tesis: I.4o.A.827 A
Página: 405

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACION DE LA FRACCION XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, está prohibido registrar marcas cuyas denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes, sean estimadas por la secretaría como notoriamente conocidas en México. Ahora bien, para precisar la notoriedad es conveniente que la autoridad administrativa exprese las razones por las cuales concluye que se origina aquélla, las que deben ser explícitas, es decir, claras y determinantes y poner en evidencia que la marca es conocida por casi la totalidad de los compradores potenciales; sólo de esta manera se dará cumplimiento a la garantía de motivación establecida en el artículo 16 constitucional; pues la alusión a razones generales para demostrar la notoriedad no justifica el cumplimiento de la garantía citada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2894/94. Elías Marcos Mayer Zaga Galante. 1o. de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

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Octava Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: VII, Enero de 1991
Página: 310

MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS. La notoriedad de una marca no puede determinarse de manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélla debe existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con las constancias de autos.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo en revisión 406/90. Gucci de México, S.A. de C.V. 7 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona.

Amparo en revisión 636/88. Dicort, S.A. 29 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona.

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Octava Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989
Página: 455

MARCAS. REGISTRO DE NOMBRES PROPIOS. ARTICULO 91, FRACCION XI, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La sola lectura del artículo 91, fracción XI, de la Ley de Invenciones y Marcas, aunada a la circunstancia de que su texto no contiene alguna referencia expresa a la notoriedad, crédito o fama del nombre propio sugerido como marca, obliga a concluir que para negar su registro basta la existencia de una persona portadora de ese nombre de quien el solicitante no haya recabado el consentimiento exigido por el legislador. Naturalmente, no pasa inadvertido para este tribunal que la aplicación del artículo en los términos antes señalados, podría enfrentarse a diversos inconvenientes de orden práctico, pero llegado a este punto conviene tener presente que no corresponde a los órganos del Poder Judicial la elaboración de las leyes ni la redacción de sus textos, de manera que en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo último del artículo 14 constitucional, deben resolver las controversias de su conocimiento con sujeción a la ley.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1877/85. Creaciones Kena S.A. de C.V. 27 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

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Séptima Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: 193-198 Sexta Parte
Página: 109

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS. Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aun antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

Nota: En el Informe de 1985 la tesis aparece bajo el rubro "MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA 'GUCCI' NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS.".
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No obstante lo anterior, el IMPI al citar en primera instancia el impedimento legal para registrar una marca considerada como notoria no motiva o hace referencia a la influencia, presencia y publicidad de la marca notoria haciendo caso omiso a sus propios criterios de examen, cito: ... “Debemos considerar siempre que la notoriedad es una condición variable a través del tiempo, en función a la influencia, presencia y publicidad de la marca, que viene de la percepción de los consumidores, por lo que dicha condición no es perpetua”...

Desde mi personal punto de vista, la consideración de una marca notoria debe basarse en marcas registradas y no registradas en México que tengan una permanente influencia, presencia y publicidad masiva en todo el territorio nacional, bajo este rubro quedarían consideradas las marcas trasnacionales y las marcas nacionales que cumplan con estos requisitos.

Solo me resta agradecer y felicitar a todos y cada uno de los organizadores de la Conferencia INTA/ASIPI por el profesionalismo manifestado y a los colegas Argentinos por su hospitalidad.

Saludos cordiales.